Temas de Justicia - Por Julio Conte-Grand
Ferrari mantuvo sus marcas
El 2 de julio de 2025, el Tribunal General de la Unión Europa (TGUE)
dictó sentencia en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23 | Ferrari/EUIPO — Hesse
(TESTAROSSA) disponiendo anular las resoluciones por las que se había declarado
la caducidad de los derechos de Ferrari SpA sobre la marca denominativa
TESTAROSSA para determinados productos, entre ellos, automóviles, componentes y
accesorios y modelos de vehículos en miniatura.
Antecedentes del caso
Ferrari SpA es titular desde 2007 de la marca denominativa TESTAROSSA,
en particular para vehículos automóviles, componentes y accesorios y modelos de
coches en miniatura (juguetes). Marcas denominativas son aquellas compuestas
única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones.
Las marcas de la Unión Europea (UE) y los dibujos y modelos comunitarios
son válidos en todo el territorio de la UE y coexisten con las marcas, dibujos
y modelos nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la UE y de
los dibujos y modelos comunitarios se tramitan ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Las decisiones que adopta esta Oficina
son recurribles ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
El caso
En los trámites generados con motivo de dos solicitudes de declaración
de nulidad de la marca TESTAROSSA que se presentaron ante la EUIPO, esta
Oficina resolvió que los derechos de Ferrari SpA habían caducado sobre la citada
marca, considerando que, durante un período ininterrumpido de cinco años, entre
2010 y 2015, dicha marca no había sido objeto de un «uso efectivo» en la UE
para los productos para los que había sido registrada.
La empresa Ferrari SpA titular de
la marca interpuso un recurso de anulación respecto de la decisión de la EUIPO.
Esta especie de recurso sirve para solicitar la anulación de los actos de las
instituciones de la UE contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos
requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares
pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) o ante el TGUE. Si el recurso se declara fundado, el acto queda
anulado y la institución de que se trate debe dictar eventualmente una nueva
norma en remplazo.
Decisión del TGUE. Alcance del «uso efectivo». Caso de las miniaturas.
El TGUE dictó sentencia resolviendo el
recurso que interpuso Ferrari SpA y dispuso anular las resoluciones de la
EUIPO.
El TGUE dio por cierto que la fabricación de los automóviles del modelo
Testarossa tuvo lugar entre 1984 y 1996, y que después solo se comercializaron
vehículos de ocasión a través de concesionarios o distribuidores autorizados
por Ferrari SpA. A este respecto, señaló que el uso de la marca por su titular
de acuerdo con su función esencial (esto, garantizar la identidad del origen de
los productos para los que fue registrada), en las operaciones de reventa de
productos de ocasión puede constituir un «uso efectivo». Esto también es
aplicable, agregó, al uso de la marca por terceros con el consentimiento de su
titular, ya sea dicho consentimiento expreso o tácito.
Tomando en consideración las prácticas y las características del particular
mercado de los automóviles, el TGUE entendió que puede admitirse que la venta
de un coche de ocasión a través de un concesionario o un distribuidor
autorizado por el titular de esa marca se ha efectuado con el consentimiento
tácito de este último, dada la existencia de una autorización que establece un
vínculo entre ambas sociedades. Ello en razón de que a juicio del TGUE, dicho
vínculo presupone que el titular de la marca prestó su consentimiento a que el
concesionario o distribuidor autorizado hiciera uso de ella.
Además, el TGUE señala que Ferrari intervino en la venta de algunos
vehículos de ocasión del modelo Testarossa a través de concesionarios o
distribuidores autorizados certificando la autenticidad de los vehículos en
cuestión.
De este modo, el Tribunal concluyó reconociendo que Ferrari SpA había
demostrado que prestó su consentimiento en forma tácita para el uso de la marca
controvertida por terceros, situación que era asimilable al «uso efectivo»
requerido por las disposiciones vigentes para preservar los derechos sobre una
marca.
En lo que respecta a los componentes y accesorios, el TGUE observa que,
también para estos productos, los concesionarios y distribuidores autorizados
hicieron uso de la marca a lo largo del período en cuestión. Además, el
servicio de certificación ofrecido por Ferrari SpA incluía una verificación del
origen comercial de los componentes principales de los coches modelo
Testarossa.
Así pues, el Tribunal reconoce que la empresa había acreditado que
prestó oportunamente su consentimiento tácitamente para el uso de la marca
controvertida por terceros.
En cuanto a los modelos de vehículos en miniatura (juguetes) (asunto
T-1104/23), el Tribunal dejó aclarados los límites a considerar para el uso por
terceros. En tal sentido, indicó que
solamente puede prohibirse que un tercero coloque un signo idéntico a una marca
registrada para juguetes en modelos de vehículos en miniatura si menoscaba o
puede menoscabar las funciones de esa marca, lo que deberá apreciarse según las
características del mercado de los modelos de vehículos en miniatura, en cada
caso particular.
El TGUE, asimismo, señaló que un tercero puede usar tal marca sin el
consentimiento de su titular, con la condición de que el uso de esa marca sobre
el modelo de vehículo en miniatura se limite a indicar al público pertinente
que el referido producto es una reproducción fiel de un modelo real de
automóvil. En cambio, si el uso que haga un tercero de la marca va más allá de
esa mera indicación y hace referencia, por ejemplo, a un acuerdo de licencia
celebrado con el titular de dicha marca, se entenderá como una indicación de
que esos productos proceden del fabricante de automóviles o de una empresa
vinculada económicamente a este último.
Tras analizar las pruebas del uso de la marca controvertida, el TGUE concluyó
que esta fue usada por terceros durante el período en cuestión, para modelos de
vehículos en miniatura, con la indicación «producto oficial con licencia
Ferrari». De esta manera, consideró que la marca fue usada de acuerdo con su
función esencial, que consiste en garantizar el origen comercial de los
productos para los que ha sido registrada. Además, reconoció que su uso por
terceros para los modelos de vehículos en miniatura tuvo lugar con el
consentimiento tácito de Ferrari.
(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires
Fuente: Publicado
en Nuevo Mundo, edición 1204 del 1 de agosto de 2025
